La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Trigésimo Segunda, de 21 de mayo de 2026, nº 173/2026, recurso nº 451/2025 (ponente: Alberto Arribas Hernández), estima parcialmente el recurso interpuesto en nombre y representación de O. & O. I. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de junio de 2025, que había desestimado el recurso de alzada formulado contra la resolución de 17 de abril de 2024 por la que se estimó parcialmente la solicitud de caducidad por falta de uso de la marca nº 3701571.

Antecedentes

La marca figurativa controvertida, titularidad de G. P., S.L., había sido solicitada el 29 de enero de 2018 y concedida el 8 de octubre del mismo año para distinguir numerosos servicios comprendidos, entre otras, en las clases 35, 39, 41 y 43 del Nomenclátor. El 20 de noviembre de 2023, O. & O. I. solicitó ante la OEPM su caducidad por falta de uso al amparo de los arts. 39, 54.1.a) y 58.1.a) de la Ley de Marcas. La titular se opuso alegando la utilización del signo durante el período relevante. La resolución administrativa declaró la caducidad respecto de una parte de los servicios y mantuvo la marca, entre otros, para determinados servicios de gestión hotelera y de restaurantes de la clase 35, transporte de personas de la clase 39, entretenimiento y actividades deportivas de la clase 41 y alojamiento, restauración y servicios relacionados de la clase 43.

Frente a esta decisión recurrieron en alzada tanto la solicitante de la caducidad, que pretendía su extensión a todos los servicios, como la titular de la marca, que solicitaba dejar sin efecto la caducidad ya declarada. Ambos recursos fueron desestimados por resoluciones de 6 de junio de 2025. El posterior recurso judicial de O. & O. I. quedó circunscrito a determinar si había quedado acreditado el uso efectivo en España de la marca respecto de los servicios de las clases 35, 39, 41 y 43 para los que la Administración había rechazado la caducidad.

Fundamentos jurídicos

La Audiencia Provincial parte del art. 57 de la Ley de Marcas, que atribuye al titular del signo la carga de demostrar su uso efectivo en España en los términos establecidos en el art. 39. En el supuesto examinado, el período relevante comprendía desde el 20 de noviembre de 2018 hasta el 20 de noviembre de 2023. La ausencia de prueba suficiente del uso durante esos cinco años determina la caducidad conforme a los arts. 54.1.a) y 57 de la Ley de Marcas, salvo que concurran causas justificativas del no uso.

Para precisar qué debe entenderse por «uso efectivo», la Sala acude a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y recuerda que la utilización de la marca debe responder a su función esencial de garantizar la identidad de origen de los productos o servicios y dirigirse a crear o conservar un mercado para ellos, quedando excluidos los usos meramente simbólicos destinados únicamente a mantener formalmente los derechos sobre el signo. La apreciación debe realizarse globalmente atendiendo, entre otros factores, a la naturaleza de los servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso y las prácticas comercialmente justificadas en el correspondiente sector económico. La sentencia cita, entre otras, la STJUE de 20 de octubre de 2020, Ferrari SpA v. DU, C-720/18, y la STG de 7 de febrero de 2024, T-792/22, Quatrotec Electrónica/EUIPO-Woxter Technology.

Particular interés presenta la delimitación territorial del uso. La Audiencia rechaza que el hecho de que los servicios se presten materialmente en República Dominicana excluya, por sí mismo, la posibilidad de que la marca sea utilizada efectivamente en España. Distingue entre el lugar en que se realiza la prestación y el territorio en el que el signo es objeto de utilización comercial, señalando que la publicidad y la oferta de servicios efectuadas en España pueden resultar suficientes para acreditar el uso efectivo. A tal efecto invoca la Sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2022, T-768/20, The Standard, cuya doctrina considera aplicable también a las marcas nacionales.

La aplicación de estos criterios conduce a resultados distintos según los servicios examinados. Respecto de la clase 35, la Sala considera que no se ha acreditado que G. P., S.L. preste a terceros servicios de gerencia administrativa de hoteles, gestión empresarial de hoteles o gestión empresarial de restaurantes bajo la marca litigiosa en España. Las noticias aparecidas en determinados medios y las páginas web aportadas no demostraban un uso dirigido específicamente al público español, por lo que procede declarar la caducidad para esos servicios.

Idéntica conclusión alcanza respecto de los servicios de transporte de personas de la clase 39. Las referencias a servicios VIP de traslado desde el aeropuerto hasta los establecimientos hoteleros y al transporte de ida y vuelta entre aeropuerto y hotel fueron consideradas insuficientes. La mera mención tangencial de esas prestaciones en una publicación tampoco acredita, a juicio de la Sala, una actividad publicitaria o una oferta comercial capaz de demostrar el uso efectivo de la marca en España para servicios de transporte de pasajeros.

Distinta valoración merecen los servicios correspondientes a las clases 41 y 43. La Audiencia estima suficientemente acreditado el uso de la marca en España para los servicios hoteleros, de alojamiento temporal, restauración y actividades deportivas. Resultó especialmente relevante la presencia de la titular en FITUR durante los años 2021, 2022 y 2023, feria que la Sala considera la más importante del sector turístico en España y dirigida tanto a profesionales como a particulares. La presencia empresarial en FITUR, publicitando y ofreciendo los servicios prestados en República Dominicana, implica para el Tribunal uso efectivo de la marca en España. La oferta comprendía, junto al alojamiento, restauración y actividades deportivas, lo que justificaba el mantenimiento del registro para los servicios correspondientes a las clases 41 y 43.

Como consecuencia de esta valoración, la Audiencia estima parcialmente el recurso, anula parcialmente la resolución de la OEPM y declara también la caducidad de la marca para los servicios de gerencia administrativa de hoteles, gestión empresarial de hoteles y gestión empresarial de restaurantes de la clase 35, así como para los servicios de transporte de personas de la clase 39. Mantiene, en cambio, el registro respecto de los servicios examinados de las clases 41 y 43 y no efectúa especial imposición de las costas procesales.

De conformidad con la presente sentencia:

«La parte demandante destaca que la titular de la marca no presta los servicios amparados por la misma en España, limitándose a hacer publicidad en España, con carácter puntual y ocasional, de esos servicios que se prestan en el extranjero, lo que no puede implicar uso efectivo de la marca en nuestro territorio.

No se cuestiona que la marca distingue los servicios que se prestan en República Dominicana. Sin embargo, este hecho no impide que la marca pueda considerarse usada en España, pues una cosa es el lugar de prestación de los servicios y otra el ámbito territorial de uso de la marca. Además, los actos de publicidad y de oferta de venta, son suficientes a efectos de acreditar el uso efectivo de la marca controvertida en la medida en que se produzcan en el territorio pertinente. En este sentido sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2022, T-768/20 , The standard, apartados 34, 35 y 45, en relación a las marcas de la UE, lo que resulta aplicable a las marcas nacionales» (…).

Resulta suficientemente acreditado el uso en España de la marca impugnada para servicios hoteleros y hospedaje temporal.

No se cuestiona que la codemandada explota en República Dominicana diversos establecimientos hoteleros y así resulta además de los anexos I, II, III, V y VI del escrito de aportación de prueba de uso.

El uso en España queda plenamente justificado por su constante presencia en FITUR y, concretamente, en los años 2021, 2022 y 2023 (anexos I y III del escrito de aportación de prueba de uso). Es un hecho notorio, que se trata de la feria de turismo más importante en España y que está dirigida a profesionales (que captan turistas) y a los propios particulares, siendo cada edición la feria objeto de noticias a nivel nacional.

La presencia en FITUR de la empresa codemandada publicitando y ofertando sus servicios en República Dominicana, implica uso efectivo de la marca en los términos antes reseñados.

Por lo demás, la oferta de servicios no se limita al alojamiento sino que incluye restaurantes y actividades deportivas, lo que, además, es habitual en este tipo de resort, por lo que consideramos acreditado el uso para los servicios relacionados en clases 41 y 43 (anexos I y III, en relación con los anexos II y V).

No es relevante que dentro del complejo, los distintos restaurantes tengan su propio nombre o marca, porque bajo la marca impugnada se ofrece el servicio de alojamiento y restauración.

Los razonamientos anteriores determinan la estimación parcial de la demanda para declarar la caducidad de la marca para los servicios de la clase 35 y 39″.

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