La Sentencia del Tribunal de Justicia,, Sala Octava,, de 1 de agosto de 2025 S 1 agosto 2025, asunto C–452/24: Lunapark Scandinavia (ponente: O. Spineanu–Mate), declara que. el art. 10 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicabilidad de un principio general de Derecho nacional que establece la prescripción del derecho del titular de una marca registrada a prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a esa marca para productos idénticos o similares a aquellos para los que se registró dicha marca, en casos distintos de los contemplados en el art. 18, ap. 1, de esa Directiva, en relación con el art. 9, aps. 1 o 2, de esta.
Antecedentes
Lunapark es titular de la marca DRACULA solicitada el 29 de agosto de 2003 y registrada el 14 de agosto de 2009 con el número 246144 para productos de confitería. Importa y comercializa en el mercado finlandés ese tipo de productos en cuyos envases figuran la marca denominativa DRACULA y signos figurativos que representan al personaje de Drácula.
Antes del registro de esta marca por Lunapark, Karkkimies Oy — Candyman Ltd (en lo sucesivo, «Karkkimies») importaba y comercializaba productos de confitería con el signo Dracula. Karkkimies no disponía, sobre los signos que utilizaba, de ningún derecho exclusivo adquirido por el registro o a consecuencia del uso, y entre ella y Lunapark no existía acuerdo alguno sobre el derecho a utilizar la marca DRACULA.
El 31 de octubre de 2019, Hardeco adquirió Karkkimies, cuya actividad continuó. Así, a partir del mes de noviembre de 2019, Hardeco comenzó a importar y comercializar productos de confitería en cuyos envases figuraban la palabra «Dracula» y signos figurativos que representaban al personaje correspondiente.
El 6 de octubre de 2020, Lunapark interpuso una demanda ante el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia), por la que le solicitó que declarase que la práctica observada por Hardeco violaba su derecho exclusivo sobre la marca DRACULA, que prohibiera dicha violación y que se la indemnizara por el perjuicio causado.
Hardeco solicitó que se desestimara dicha demanda debido, en particular, a que Lunapark había perdido su derecho a ejercitar una acción por violación de la marca DRACULA debido a su inactividad. Hardeco alegó que se limitaba a seguir una práctica de larga data de Karkkimies, a la que Lunapark nunca se había opuesto.
Mediante sentencia de 21 de diciembre de 2022, el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) declaró que el signo y la marca en conflicto eran idénticos y se utilizaban para los mismos productos y que el uso de dicho signo por Hardeco generaba riesgo de confusión con la marca DRACULA por parte del público destinatario. Ese órgano jurisdiccional consideró que el uso paralelo durante un largo período de los mismos signos por parte de Lunapark y Karkkimies no había eliminado dicho riesgo, ya que ese uso no había inducido al público a distinguir las golosinas importadas por una de esas sociedades de las importadas por la otra.
No obstante, dicho órgano jurisdiccional desestimó las pretensiones de Lunapark. En su opinión, las disposiciones de la Ley de Marcas relativas a las consecuencias de la inactividad del titular de una marca no eran aplicables en el caso de autos, pues no asistía a Hardeco ningún derecho exclusivo conferido por la marca sobre los signos que utilizaba. Sin embargo, en el ámbito del Derecho civil finlandés, rige un principio ampliamente arraigado, según el cual toda demanda o acción debe ser ejercitada dentro de un plazo razonable a partir de la fecha en que la persona que ejercita la acción tuvo o debió haber tenido conocimiento de los hechos en que esta se basa. En el presente asunto, la inactividad de Lunapark duró tanto tiempo que dio lugar a la prescripción de su derecho a ejercitar una acción por violación de marca contra Hardeco invocando los derechos conferidos por la marca DRACULA. El hecho de que Hardeco utilice ahora el signo en cuestión en lugar de Karkkimies carece, a su entender, de pertinencia, ya que la actividad de Hardeco se refería a los mismos productos de confitería que los comercializados por Karkkimies, respecto de los cuales Lunapark permaneció inactiva.
Lunapark interpuso recurso de casación contra la sentencia del markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo), que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia si el art. 10 de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicabilidad de un principio general de Derecho nacional que establece la prescripción del derecho del titular de una marca registrada a prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a esa marca para productos idénticos o similares a aquellos para los que se registró dicha marca, en casos distintos de los contemplados en el art. 18, ap. 1, de esa Directiva, en relación con el art. 9, aps. 1 o 2, de esta.
Apreciaciones del Tribunal de Justicia
Teniendo en cuenta que tanto el art. 18, ap. 1, de la Directiva 2015/2436 como su art. 9, aps. 1 o 2, al que remite la primera de estas disposiciones, se refieren a un conflicto potencial entre dos marcas registradas, esta jurisprudencia relativa a la prescripción por tolerancia en un procedimiento de nulidad es extrapolable a la prescripción por tolerancia invocada en una acción por violación de marca ejercitada contra una marca registrada posteriormente. Por consiguiente, en opinión del Tribunal de Justicia, el art. 18, ap. 1, de dicha Directiva lleva a cabo una armonización total de las condiciones en las que los derechos exclusivos conferidos por una marca pueden limitarse en caso de inactividad de su titular, y solo establece, bajo determinadas condiciones, la tolerancia de una marca posterior registrada, pero no la de un signo no protegido que no confiera ningún derecho exclusivo.
En el presente asunto, a pesar de que el uso del signo Dracula por Karkkimies comenzó en una fecha anterior a la del registro de la marca DRACULA por parte de Lunapark, ni Karkkimies ni Hardeco adquirieron un derecho exclusivo sobre ese signo, ni mediante registro ni a consecuencia de dicho uso, extremo que, no obstante, incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente. En este contexto, sin cuestionar la inaplicabilidad en el marco de la acción por violación de marca en el litigio principal del art. 18, ap. 1, de la Directiva 2015/2436, en relación con el art. 9, aps. 1 o 2, de esta Directiva, dicho órgano jurisdiccional desea que se dilucide, no obstante, si una limitación del derecho conferido al titular de la marca DRACULA de oponerse al uso del signo Dracula podía basarse en un principio general de Derecho nacional en virtud del cual la inactividad del titular de una marca en un plazo razonable conlleva la prescripción de su derecho.
Añade el Tribunal de Justicia que un órgano jurisdiccional nacional no puede, en un litigio relativo al derecho exclusivo conferido por una marca, limitar el ejercicio de ese derecho más allá de lo previsto en el art. 18, ap. 1, de la Directiva 2015/2436, en relación con el art. 9, aps. 1 o 2, de esta. Una interpretación contraria de los arts. 10 y 18, ap. 1, de la Directiva 2015/2436 menoscabaría el objetivo perseguido por esta Directiva, que consiste, en particular, como expone su considerando 10, en garantizar a las marcas registradas una protección uniforme en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros.
Por consiguiente, el art. 10 de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicabilidad de un principio general de Derecho nacional que establece la prescripción del derecho del titular de una marca registrada a prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a esa marca para productos idénticos o similares a aquellos para los que se registró dicha marca, en casos distintos de los contemplados en el art. 18, ap. 1, de esa Directiva, en relación con el art. 9, aps. 1 o 2, de esta.
