La competencia de los tribunales españoles debe limitarse a las cuestiones de validez de las patentes registradas en España, sin poder extender su competencia a las registradas en otros países (AAP Barcelona 15ª 21 junio 2024)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 21 de junio de 2024, recurso nº 435/2023 estima una declinatoria por falta de jurisdicción o competencia judicial internacional de los Juzgados de lo Mercantil españoles, al corresponder a los tribunales norteamericanos, procediendo el archivo de las presentes actuaciones. De conformidad con este Auto.

«(…) Sobre la falta de jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil.

4. Teniendo en cuenta que uno de los demandados, HP. INC, tiene su domicilio fuera del territorio de la UE, la declinatoria de jurisdicción ha de resolverse de acuerdo con las normas internas sobre la extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales españoles contenidas en los artículos 21 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cualquier caso, las normas De derecho interno, como dijimos en nuestro auto de 12 de marzo de 1985, tienen su origen en el Derecho Comunitario y, en concreto, en el Convenio de Bruselas, por lo que los criterios del TJUE sobre las normas comunitarias pueden ser utilizadas por su estrecha relación con las normas propias.

5. Aunque el artículo 22 ter de la LOPJ atribuye con carácter general a los Tribunales españoles las demandas dirigidas contra personas físicas o jurídicas con domicilio en España, en realidad dicho criterio sólo opera en defecto de los foros de aplicación preferente de los artículos 22, 22 sexties y 22 septies de la citada Ley y en defecto de sumisión expresa. En su recurso, el demandante, yendo más allá de lo estrictamente alegado en la instancia y, por tanto, con infracción de lo dispuesto en el artículo 456 de la LEC, se extiende en detallar el origen de su relación con HP y los servicios prestados a la multinacional a lo largo de los años. Sin embargo, para determinar la jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil hemos de aproximarnos al fondo del asunto lo estrictamente imprescindible para definir la pretensión ejercitada y verificar si se corresponde con aquellas materias para las que la Ley determina un fuero preferente o dirimir, en términos generales, qué jurisdicción es la competente.

6. En este caso, como hemos adelantado, en la demanda se ejercita una acción declarativa, dirigida a que se reconozca al demandante como autor de una invención laboral y, de forma acumulada, una acción de reclamación de cantidad de la compensación económica justa que el artículo 17-2º de la Ley de Patentes atribuye al empleado por las aportaciones a la invención, que se concreta en el 5% de los rendimientos netos obtenidos por HP por la explotación de la patente, que cuantifica en 50.000.000.000 millones de euros. Pues bien, en ese examen liminar del contenido de la demanda, necesario para delimitar la jurisdicción de los Tribunales españoles, estimamos, al igual que la resolución apelada, que no existen puntos de conexión en España suficientes para atraer el conocimiento del asunto al Juzgado de lo Mercantil, por mucho que se pretenda la condena solidaria de HP España y, por tal motivo, que uno de los dos demandados tenga su domicilio en España.

7. En efecto, la acción reivindicatoria de la condición de autor de la invención y la compensación que el artículo 17 reconoce al empleado respecto de las invenciones laborales tienen el mismo destinatario, HP INC, por ser el titular de la patente americana. No existe vinculación alguna de HP España con la patente en cuya gestación, solicitud y tramitación posterior ante la Oficina correspondiente de EEUU colaboró Modesto . Éste tiene nacionalidad americana, reside en EEUU y la patente fue solicitada vigente su relación laboral con HP INC, que es la titular de la invención. El hecho de que el demandante colaborara después en su tramitación y que la patente se concediera siendo empleado de HP España no es relevante, cuando menos para definir el tipo de acción que se ejercita y los tribunales competentes para conocer de ella. La colaboración del Sr. Modesto y sus aportaciones al procedimiento de concesión de la patente lo fueron en beneficio de HP INC y al margen de la relación laboral que mantenía con HP España.

8. Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que el Sr. Modesto no es el autor único de la invención, sino que en su gestación colaboraron otros dos coinventores, que tienen reconocida dicha condición y que también son de nacionalidad americana. Consta, por otro lado, que estos tenían suscritos con HP INC acuerdos de cesión de derechos sobre la Patente (documento dos de la contestación).

9. En este contexto, la presencia como demandado de HP España, con domicilio en Sant Cugat, no se puede tomar en consideración para atraer el conocimiento de la demandada a la jurisdicción española, que carece de vinculación real con el objeto del proceso. 

10. La jurisdicción es un aspecto de la soberanía de los estados, y así resulta de la regulación contenida en los artículos 22 LOPJ, que atribuyen a los tribunales españoles, con carácter exclusivo y preferente, el conocimiento respecto de determinadas materias. Igualmente, es una expresión de la soberanía nacional la protección territorial de los derechos de propiedad industrial sometidos a registro en territorio nacional. Por ello, los tribunales españoles serán competentes para conocer de los litigios en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se haya solicitado o efectuado en España el depósito o el registro (fuero excluyente del apartado d/ del artículo 22 de la LOPJ).

11. Por lo tanto, la competencia de los tribunales españoles debe limitarse a las cuestiones de validez de las patentes registradas en España, sin poder extender su competencia a las registradas en otros países. El artículo 17 prevé un derecho de compensación económica respecto de las patentes españolas (lex loci protectionis), no siendo suficiente que el empleado haya trabajado en España para una sociedad española si aquella no es la titular de la patente en nuestro país. Aunque en este procedimiento no se cuestione propiamente la validez del título, se ejercita un derecho de compensación íntimamente ligado a la inscripción de la patente y que sólo se puede hacer valer frente a su titular.

12. A nivel europeo, también se respeta el principio de territorialidad, y así resulta del artículo 24.4 del Convenio de Bruselas i bis ( Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil), que atribuye a los tribunales de cada Estado miembro la competencia en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro, por lo que la competencia corresponde al tribunal del territorio para el que se concede la protección.

13. En el caso que nos ocupa, se pretende la aplicación de una ley nacional respecto de una patente extranjera, lo que implicaría una extensión desorbitada de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre derechos exclusivos no nacionales. Por ello y por razones de cortesía internacional debemos declinar nuestra jurisdicción en favor de los tribunales americanos»..

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