La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, de 2 de julio de 2021 confirma la decisión de instancia que «Que desestimó íntegramente la demanda formulada a instancia de la mercantil I.T., S.L., contra la demandada E., S.A.P., absolviendo a la demandada de las pretensiones formuladas en el ejercicio de acciones de competencia desleal con imposición de las costas de esta instancia a la parte demandante. En la demanda iniciadora de este litigio se reprochaba a E. del conocimiento que tenía del know how propio de I.T., S.L. In casu, nos hallamos en el marco de un litigio suscitado entre dos sociedades españolas en el que, si nos atenemos al marco fáctico concretado en tiempo y forma, una de ellas reprochaba a la actora la comisión de actos de competencia desleal que habrían materializado sus efectos en el mercado brasileño. La Audiencia incorpora, entre otras, las siguientes consideraciones:
«o, la parte actora ha pretendido deslizar en este expediente peritaciones con la vocación de que resultasen aleccionadoras en materia jurídica, lo cual excede del objeto que está permitido que pueda ser abarcado por esa clase de pruebas. No resulta admisible que se presentase un dictamen pericial, como el elaborado por el catedrático de Derecho mercantil D. Narciso -documento nº 23 de la demanda-, con el fin de instruir al juzgador sobre la delimitación entre los ámbitos de protección propios de los derechos de propiedad industrial y la tutela que pueda dispensarse al Know how empresarial. Este tribunal es conocedor de la diferencia entre la titularidad de un derecho de exclusiva típico (como lo es el inherente a alguna de las modalidades en las que se materializa la propiedad industrial- patente, diseño industrial, etc) y el denominado Know how (que significa «saber cómo», en la lengua inglesa de la que procede tal expresión) que está integrado por el conjunto de conocimientos y técnicas precisas para poder emprender con eficacia una determinada actividad empresarial. Ni procede que se instruya al órgano jurisdiccional en asuntos de su exclusiva competencia (como lo es la aplicación del Derecho), ni podemos conceder ningún interés a la opinión que pueda tener el dictaminador sobre el Know how de índole tecnológica o comercial que pudiera haber llegado a acumular la actora, porque no vemos la razón por la cual, dada su condición de docente jurídico, estaría en condiciones de poder asignarle un determinado contenido concreto en el caso de I.T., SL. Junto a ello, hacemos notar que la peritación sobre Derecho extranjero que ha aportado la actora debería haberse ceñido a la identificación del cuerpo normativo vigente en el país concernido, a la exposición de su contenido, de su vigencia y de los criterios jurisprudenciales de aplicación, pues con eso se cumple la prueba que exige el art. 281.2 de la LEC; en similar sentido se inclina la previsión del art. 34 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que ciñe la información sobre derecho extranjero al texto, vigencia y contenido de la legislación, a su sentido y alcance, a la jurisprudencia, al marco procedimental y de la organización judicial, y a cualquier otra información jurídica relevante. Solo esa clase de caudal informativo podría ser tenido en cuenta por el tribunal español. En modo alguno resulta de recibo que el jurista extranjero, como ocurre en el informe emitido por FARAGONE ABOGADOS (documento nº 1 de la audiencia previa), se permita, además, el lujo de ofrecernos su opinión al respecto de cómo entiende que debería ser finalmente enjuiciado este caso concreto, ni que proponga la atribución de responsabilidades a la parte demandada como si su misión fuera defender los intereses de la actora. Por último, la más palmaria de las paradojas se produce cuando observamos que el nombre del letrado firmante del recurso (Juan Botella Reyna) coincide con el de uno de los peritos que se presentó a declarar en el acto del juicio en la condición de tal y que ratificó al efecto el documento nº 8 de la demanda. Francamente, con independencia de otras posibles consideraciones que vamos a obviar, no nos ofrece ninguna confianza, ni garantía de imparcialidad, esa clase de actuación».
«(…) Constituye un motivo de fricción jurídica cuál debe ser el Derecho aplicable al caso. Porque nos hallamos en el marco de un litigio suscitado entre dos sociedades españolas en el que, si nos atenemos al marco fáctico concretado en tiempo y forma, una de ellas reprochaba a la actora la comisión de actos de competencia desleal que habrían materializado sus efectos en el mercado brasileño. Obviamente, no podemos tener en cuenta otras conductas de índole concurrencial que ahora, es decir, fuera de tiempo y forma, se nos señala que podrían haber ocurrido en territorio español. La parte demandada/apelada sostiene que al amparo de lo previsto en el apartado 1 del art. 6 del Reglamento CE nº 864/2007 (Roma II) relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, el Derecho aplicable debería ser el brasileño, porque es ese el territorio en el que se habría producido la actuación desleal que se denunciaba como tal en la demanda. Aunque el soporte jurídico del alegato es cuestionable, puesto que se trata de una contienda entre sujetos españoles por actuaciones concurrenciales que proyectan sus efectos en un marco ajeno al espacio europeo (Brasil), lo cierto es que la aplicación de la normativa interna española sobre Derecho internacional privado nos conduciría a una consecuencia que, en su resultado final, viene a coincidir con la predicada por la parte apelada. A tenor de lo previsto en el art. 10.9º Cc las obligaciones no contractuales (pues el marco de los ilícitos concurrenciales encaje en ellas) se rigen por la ley del lugar donde hubiera ocurrido el hecho de que deriven. En definitiva, nos vemos abocados a tener en cuenta, en principio, la regulación brasileña, puesto que en Brasil vendrían a coincidir tanto la «lex loci delicti commissi» como la «lex loci damni». El dictamen emitido por FARAGONE ABOGADOS (documento nº 1 de la audiencia previa), aunque inútil en sus conclusiones finales, como ya hemos explicado, sí nos sirve, cuando menos, para poder constatar que en la legislación brasileña, en concreto en la Ley 9279/96 (arts. 195, 207, 208 y 209), se tipifican como ilícitas y se concede derecho al resarcimiento en el ámbito civil por las conductas de explotación fraudulenta de la clientela ajena y de explotación de la información industrial o comercial de otro que tenga carácter confidencial, así como por los actos de confusión de carácter desleal entre establecimientos, industriales o prestadores de servicios y sus prestaciones. Aunque en la sentencia de la primera instancia no se efectúa discernimiento alguno con respecto a la problemática del Derecho aplicable, ello no impide que podamos considerar acertado el modo en el que se analizan las conductas concretas en las que la demandante fundaba su demanda. Porque lo que no ha quedado acreditado es que el mismo tipo de comportamiento tipificado como ilícito en España y en Brasil deba ser enjuiciado con criterios diferentes en uno y otro país. Y en caso de insuficiencia de prueba sobre el Derecho extranjero la mejor de las diversas soluciones imaginables pasaría porque el tribunal enjuiciador procediese a la aplicación, siquiera de manera sustitutiva, del Derecho material del foro (Back To Lex Fori Rule), en este caso el español, para resolver la contienda (sobre la admisibilidad de esta solución, véase la STC 155/2001, de 2 de julio y la opción adoptada por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil -art. 33.3º). De ahí que pese a la matización sobre el Derecho aplicable, no necesariamente debamos considerar desacertadas las valoraciones jurídicas vertidas por el juzgador en su sentencia. Es más, las consideramos aceptables e incluso las compartimos en lo sustancial en cuanto se centra en el enjuiciamiento de lo que podría reprocharse como ilícito concurrencial al amparo de la normativa aplicable al caso».
