La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 5 de septiembre de 2019 (asunto C‑172/18: AMS Neve y otros) declara que el Derecho de la Unión, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica.

AMS Neve es una sociedad establecida en el Reino Unido que fabrica y comercializa equipos de audio. BW Trustees, sociedad también establecida en el Reino Unido, es fiduciaria del plan de pensiones de los ejecutivos de AMS Neve. El Sr. Crabtree es administrador de AMS Neve. Heritage Audio es una sociedad establecida en España que comercializa equipos de audio. El Sr. Pedro Rodríguez Arribas, que tiene su domicilio en España, es el administrador único de Heritage Audio. El 15 de octubre de 2015, AMS Neve, BW Trustees y el Sr. Crabtree interpusieron contra Heritage Audio y el Sr. Rodríguez Arribas, ante la Intellectual Property Enterprise Court (Sección de Asuntos de Propiedad Industrial e Intelectual de mayor cuantía, Reino Unido), una acción por violación de una marca de la Unión de la que BW Trustees y el Sr. Crabtree son titulares y para la utilización de la cual AMS Neve posee una licencia exclusiva. Además, su acción se refiere a la supuesta violación de dos marcas registradas en el Reino Unido de las que BW Trustees y el Sr. Crabtree son también titulares. La marca de la Unión invocada está constituida por el número 1073 y fue registrada para productos comprendidos en la clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. Los productos en cuestión responden, en particular, a la descripción siguiente: «equipos de grabación, mezclas y tratamiento de sonido en estudio». Se imputa a los demandados en el litigio principal haber puesto a la venta para consumidores en el Reino Unido imitaciones de productos de AMS Neve que llevan un signo idéntico o similar a la citada marca de la Unión y a dichas marcas nacionales o que se refieren a dicho signo, y haber publicitado dichos productos. Los demandantes en el litigio principal presentaron documentos en apoyo de su acción, entre ellos, en particular, los contenidos del sitio web de Heritage Audio y de sus cuentas de Facebook y Twitter, una factura emitida por Heritage Audio a un particular residente en el Reino Unido y un intercambio de correos electrónicos entre Heritage Audio y una persona establecida en el Reino Unido que se refieren a eventuales entregas de equipos de audio. Por su parte, los demandados en el litigio principal propusieron una excepción de incompetencia del tribunal ante el que se presentó la demanda.

Mediante sentencia de 18 de octubre de 2016, la Intellectual Property Enterprise Court (Sección de Asuntos de Propiedad Industrial e Intelectual de mayor cuantía) se declaró incompetente para conocer de dicha acción por violación de marca, en la medida en que se basaba en la marca controvertida de la Unión. Así las cosas, los demandantes en el litigio principal apelaron contra dicha resolución ante la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil, Reino Unido]. Dicho tribunal decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia si el art. 97, ap. 5, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada dicha marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra dicho tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea dicha presentación electrónica.

En la presente Sentencia el Tribunal de Justicia responde afirmando que en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, si de los contenidos del sitio web y de las redes controvertidos aportados por los demandantes en el litigio principal se desprende que la publicidad y las ofertas de venta que incluían estaban destinadas a consumidores o distribuidores situados en el Reino Unido, para los que resultaban plenamente accesibles, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente en función, en particular, de las precisiones recogidas en dicho sitio web y en dichas redes en relación con las zonas geográficas de entrega de los productos controvertidos, los mencionados demandantes dispondrán de la facultad de interponer, sobre la base del art. 97, ap. 5, del Reglamento nº 207/2009, su acción por violación de marca ante un órgano jurisdiccional del Reino Unido, con el fin de que se declare la existencia de una violación de la marca de la Unión en dicho Estado miembro. Corrobora esta interpretación el hecho de que los tribunales de marcas de la Unión del Estado miembro de residencia de los consumidores o distribuidores a los que se dirigen esa publicidad y esas ofertas de venta son especialmente adecuados para evaluar si existe la violación alegada. El Tribunal de Justicia considera que el art. 97, ap. 5, del Reglamento nº 207/2009, en su condición de lex specialis para acciones por violación de marcas de la Unión, debe recibir una interpretación autónoma en relación con la del art. 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001 (Bruselas I) que ha efectuado el Tribunal de Justicia para las acciones por violación de marcas nacionales. No obstante, la interpretación de los conceptos de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho […] de violación» y de «lugar donde se hubiere producido […] el hecho dañoso» que figura en dichas disposiciones debe presentar cierta coherencia para reducir, conforme al objetivo enunciado en el considerando 17 del Reglamento n.o 207/2009, al máximo los casos de litispendencia resultantes de la interposición de acciones, en diferentes Estados miembros, en los que estén implicadas las mismas partes y el mismo territorio, y que hayan sido incoadas una basándose en una marca de la Unión y otra en marcas nacionales paralelas.

Añade el Tribunal de Justicia que la regla de competencia judicial enunciada en el art. 97, ap. 5, del Reglamento nº 207/2009 debiera interpretarse en el sentido de que, contrariamente al art. 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001, esta disposición no permite a los titulares de las marcas de la Unión ejercitar una acción por violación de marca ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio desean que se declare la violación de marca, tales titulares se verían inducidos a ejercitar la acción por violación de la marca de la Unión y la de las marcas nacionales paralelas ante tribunales de diferentes Estados miembros. El mecanismo previsto en el art. 109 del Reglamento nº 207/2009 para resolver los casos de litispendencia correría el riesgo, a causa de tal enfoque distinto del art. 97, ap. 5, del Reglamento nº 207/2009 (actualmente art. 125, ap. 5, del Reglamento 2017/1001) y del art. 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001 (actualmente art. 7, punto 2, del Reglamento nº 1215/2012), de ser aplicado con frecuencia, incumpliendo de este modo el objetivo de reducir los casos de litispendencia que persiguen dichos Reglamentos.

Por último, observa el Tribunal de Justicia los términos recogidos en el art. 8, ap. 2, del Reglamento (CE) n.^o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»)  tienen un objeto y una finalidad que se distinguen de manera fundamental de los del art. 97, ap. 5, del Reglamento nº 207/2009 y del art. 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001. El art. 97, ap. 5, del Reglamento nº 207/2009 establece un foro alternativo de competencia judicial y tiene por objeto permitir que el titular de una marca de la Unión interponga una o varias acciones, cada una de las cuales versa específicamente sobre hechos de violación de marca cometidos en el territorio de un solo Estado miembro. En cambio, el art. 8, ap. 2, del Reglamento nº 864/2007 no se refiere a la determinación de la competencia judicial, sino que versa sobre cómo debe determinarse, en el caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual de carácter unitario, la ley aplicable para cualquier cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento de la Unión. Esta determinación de la ley aplicable puede resultar necesaria cuando una acción por violación de marca ejercitada ante un órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre hechos de violación cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro se refiera a diversos actos de violación cometidos en varios Estados miembros. En tal caso, para evitar que el juez que conoce del asunto deba aplicar una pluralidad de leyes, resulta oportuno que uno solo de esos actos de violación de marca, es decir, el acto inicial, sea identificado como el determinante de la ley aplicable al litigio. La necesidad de garantizar la aplicabilidad de una ley única no existe en el contexto de las reglas vigentes en materia de competencia judicial, como son las recogidas en el Reglamento nº 44/2001 y en el Reglamento nº 207/2009, que prevén varios foros.