La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 27 de abril de 2023 (as. C 104/22: Lännen) (ponente: M. Ilešič)declara que eEn Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso que, sin su consentimiento, hace un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y en ofertas de venta en línea de productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la referida marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra este tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y comerciantes a los que se dirijan esa publicidad o esas ofertas de venta, aunque el referido tercero no mencione dicho Estado miembro de manera expresa e inequívoca entre los territorios a los que podrían suministrarse los productos de que se trate, si ese mismo tercero ha hecho uso de tal signo procediendo a un posicionamiento de pago en el sitio web de un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel de dicho Estado miembro. En cambio, no sucede así por el mero hecho de que el tercero de que se trate haya procedido a un posicionamiento natural de las imágenes de sus productos en un servicio para compartir fotografías en línea que opera con un dominio de primer nivel genérico empleando metaetiquetas que utilizan como palabra clave la marca en cuestión.

Antecedentes

Lännen, sociedad domiciliada en Finlandia, fabrica, en particular, dragas anfibias que comercializa con la marca de la Unión WATERMASTER, registrada el 12 de julio de 2004 con el número 003185758. El 28 de enero de 2020, dicha sociedad presentó ante el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia) una demanda por violación de marca contra Berky y Senwatec, dos sociedades con domicilio social en Alemania y pertenecientes a un mismo grupo de empresas. Lännen reprocha a Senwatec haber cometido, en Finlandia, un acto de violación de marca consistente en recurrir a un posicionamiento de pago, en un motor de búsqueda en Internet que opera bajo el dominio nacional de primer nivel de ese Estado miembro, que permite mostrar, a raíz de una búsqueda del término «Watermaster», un anuncio publicitario de sus productos en el sitio web de dicho motor de búsqueda. Así, en el mes de agosto de 2016, la búsqueda en Finlandia del término «Watermaster» en el sitio http://www.google.fi presentaba como primer resultado un anuncio publicitario Google Adwords de los productos de Senwatec, separado de los demás resultados de búsqueda por una línea y que contenía la palabra «Publicidad».

Según Lännen, Berky y Senwatec llevaron a cabo en Internet actividades de promoción comercial dirigidas al territorio de la República de Finlandia y que eran visibles para los consumidores o comerciantes en dicho Estado miembro. Indica que los productos de estas se venden en todo el mundo. Lännen considera que la publicidad controvertida, redactada en inglés, estaba dirigida a un público internacional y destinada a todos los países en los que se puede visualizar. En su escrito de contestación, Berky y Senwatec se oponen a la competencia del tribunal remitente alegando que los supuestos hechos de violación de marca no se cometieron en Finlandia.

En tales circunstancias, el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia si el artículo 125, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso que, sin su consentimiento, hace un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y en ofertas de venta en línea de productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la referida marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y comerciantes a los que se dirijan esa publicidad o esas ofertas de venta aunque el referido tercero no mencione de manera expresa e inequívoca dicho Estado miembro entre los territorios a los que pueden suministrarse los productos de que se trata.

Apreciaciones del Tribunal de Justicia

Recuerda el Tribunal de Justicia que, las disposiciones del Reglamento 2017/1001 relativas a las acciones por violación de marca de la Unión tienen carácter de lex specialis con respecto a las reglas formuladas en el Reglamento n.º 1215/2012. Sin embargo, esto no tiene como efecto privar de pertinencia a ese Reglamento en lo referente al esclarecimiento y la interpretación del sentido de conceptos análogos a los que prevé y que, al estar establecidos en el Reglamento 2017/1001, son necesarios para la interpretación de ese Reglamento. También recuerda que, en lo que atañe a la interpretación del artículo 17, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 1215/2012, tuvo la oportunidad de declarar que existen diversos indicios que permiten considerar que un vendedor dirige su actividad al Estado miembro del domicilio del consumidor, a saber, en particular, el carácter internacional de la actividad, la utilización de una lengua o de una moneda distintas de la lengua o la moneda habitualmente empleadas en el Estado miembro en el que está establecido el vendedor, la mención de números de teléfono con indicación de un prefijo internacional, los gastos en un servicio de posicionamiento en Internet con el fin de facilitar el acceso al sitio del vendedor o al de su intermediario a consumidores domiciliados en otros Estados miembros, la utilización de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en que está establecido el vendedor y la mención de una clientela internacional formada por clientes domiciliados en diferentes Estados miembros. Esta lista, sin ser exhaustiva, contiene criterios que pueden ser pertinentes a los efectos de la aplicación del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001. En el presente asunto, es pertinente la puesta a disposición de publicidad y de ofertas de venta en un sitio web con un dominio de primer nivel distinto del del Estado miembro en que está establecido el consumidor.

No obstante, el Tribunal de Justicia precisa que la simple posibilidad de acceder a un sitio web desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio.

Constituye un comportamiento activo el hecho de que una empresa pague al operador del sitio web de un motor de búsqueda con un dominio de primer nivel nacional de un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido para que presente, con destino al público de dicho Estado miembro, un enlace hacia el sitio de esa empresa, permitiendo así a un público elegido específicamente acceder a la oferta de sus productos. Por tanto, tal posicionamiento de pago constituye un vínculo suficiente, a efectos del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, con el Estado miembro a cuyo público se aborda de este modo.

Por lo que respecta al uso del signo registrado como marca como metaetiqueta en un servicio para compartir fotografías en línea que opera con un dominio de primer nivel genérico, procede considerar que difiere de un posicionamiento de pago a los efectos de apreciar la condición relativa a la existencia de un comportamiento activo dirigido al territorio del Estado miembro en que se hubiere cometido el hecho o el intento de violación de marca. En efecto, en tal supuesto de posicionamiento natural, esta condición no parece poder cumplirse ya que, por una parte, un sitio web con un dominio de primer nivel genérico no está destinado al público de ningún Estado miembro específico y, por otra, la metaetiqueta únicamente tiene por objeto permitir a los motores de búsqueda identificar mejor las imágenes contenidas en dicho sitio web y, de este modo, aumentar la accesibilidad. Considera el Tribunal de Justicia que en estas circunstancias, el tribunal remitente no podría declararse competente, sobre la base del artículo 125, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, a falta de otros criterios que permitan demostrar que tal posicionamiento natural está destinado a un público establecido en Finlandia.