Competencia judicial en la UE sobre infracción y validez de patentes: interpretación del art. 24.4 del Reglamento Bruselas I bis (STJ GS 25 febrero 2025, as. C-339/22: BSH Hausgeräte)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 25 de febrero de 2025, TJ, Gran Sala, S 25 febrero 2025, asunto C‑339/22, BSH Hausgeräte GmbH (ponente: O. Spineanu‑Matei), declara que al establecer el art. 24.4º del Reglamento Bruselas 1 bis que los tribunales del Estado miembro donde reside el demandado pueden conocer de una acción por infracción de una patente concedida en otro Estado miembro, esto se mantiene incluso si el demandado cuestiona la validez de la patente, cuya decisión corresponde exclusivamente al Estado que la expidió. Además, el art. 24.4º no se aplica a tribunales de terceros Estados. Por ello, no les otorga ninguna competencia para decidir sobre la validez de patentes emitidas o validadas en esos Estados. Si un tribunal de un Estado miembro conoce de una acción relativa a una patente de un tercer Estado, puede pronunciarse sobre la excepción de validez sin afectar al registro de ese país.

Antecedentes

BSH es titular de la patente europea EP. 1 434 512, que protege una invención en el sector de las aspiradoras. Esta patente fue validada en Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, los Países Bajos, Austria, Suecia, el Reino Unido y Turquía, lo que dio lugar a la expedición de patentes nacionales en esos Estados. El 3 de febrero de 2020, BSH ejercitó una acción contra Electrolux por violación de todas las partes nacionales de dicha patente europea ante el Patent‑ och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia). BSH solicitaba, en particular, que se prohibiera a Electrolux seguir utilizando la invención patentada en todos los Estados en los que había sido validada esa patente europea y que se condenara a Electrolux al pago de una remuneración razonable y de una indemnización por daños y perjuicios por la utilización supuestamente ilícita de dicha invención.

Electrolux solicitó la desestimación de tales pretensiones. Planteó asimismo la inadmisibilidad de las pretensiones relativas a las violaciones de las partes nacionales de la patente EP. 1 434 512 distintas de la parte sueca (en lo sucesivo, «patentes extranjeras»). A este respecto, Electrolux alegaba que las patentes extranjeras eran nulas y que los órganos jurisdiccionales suecos no eran competentes para pronunciarse sobre su violación. Según Electrolux, la acción por violación de patente debe considerarse un litigio «en materia de […] validez de patentes», en el sentido del art. 24, punto 4, del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I bis), puesto que no cabe disociarla de la cuestión relativa a la validez de las patentes de que se trata. Por tanto, consideraba que, en virtud de esta disposición, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en los que habían sido validadas las patentes extranjeras eran competentes para conocer de las pretensiones de BSH relativas a la violación de las mencionadas patentes nacionales. Deducía de ello que el tribunal sueco ante el que se había ejercitado la acción no era competente para pronunciarse sobre la violación de dichas patentes. Además, según Electrolux, el art. 661, párrafo segundo, de la Ley de Patentes, que establece que la cuestión de la validez de una patente debe examinarse en un procedimiento distinto del procedimiento por violación de tal patente, afecta únicamente a las patentes suecas. Dado que el Derecho sueco se aplica exclusivamente a las patentes suecas, sostenía que un órgano jurisdiccional sueco no puede, sobre la base de esa disposición, conocer de un litigio en el que el demandado plantee, en el marco de una acción por violación de patente, la nulidad de una patente expedida por un Estado distinto del Reino de Suecia. Deducía de ello que BSH debía ejercitar las acciones por violación de patente relativas a las patentes extranjeras en los Estados en que había sido validadas.

Mediante resolución de 21 de diciembre de 2020, el Patent‑ och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) se declaró, sobre la base de los arts. 24, punto 4, y 27 del Reglamento Bruselas I bis, incompetente para conocer de la acción por violación de las patentes validadas en los Estados miembros distintos del Reino de Suecia ejercitada por BSH. También se declaró incompetente para conocer de la acción por violación de la patente validada en Turquía (en lo sucesivo, «patente turca»), al estimar que el citado art. 24, punto 4, es la expresión de un principio de competencia judicial reconocido a nivel internacional.

BSH recurrió en apelación la referida resolución ante el Svea hovrätt, Patent‑ och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia), que es el tribunal remitente. En estas circunstancias, dicho Tribunal decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales.

Apreciaciones del Tribunal de Justicia

El tribunal remitente pregunta si el art. 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del art. 64, ap. 1, de dicho Reglamento, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro sigue siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugna, por vía de excepción, la validez de la patente. El tribunal remitente solicita también que se dilucide si el hecho de que una norma procesal nacional obligue a dicho demandado a ejercitar una acción, distinta, de nulidad de la patente influye de algún modo en la respuesta que haya que dar a esta cuestión.

Responde el Tribunal de Justicia en el sentido de que, en primer lugar, el concepto de «litigio en materia de […] validez de patentes», en el sentido del art. 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis, debe interpretarse de manera estricta, habida cuenta de que establece una competencia exclusiva que constituye una excepción a la norma general de la competencia del foro del lugar del domicilio del demandado, establecida en el art. 64 de dicho Reglamento. Por lo demás, una interpretación con arreglo a la cual el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado pierde su competencia para conocer de una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro por el mero hecho de que el demandado impugne, por vía incidental, la validez de esa patente implicaría que la excepción prevista en el art. 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis se convertiría en la regla en una gran parte de los litigios en materia de patentes.

En segundo lugar, del considerando 15 se desprende que el Reglamento Bruselas I bis pretende garantizar la seguridad jurídica a través de un alto grado de previsibilidad de las normas de competencia. Pues bien, no podría alcanzarse tal objetivo si se admitiera que, en función de la defensa elegida por el demandado, y, en su caso, en el momento en que este lo considerase oportuno —en particular en el supuesto de que las normas procesales del foro autoricen que se plantee ese motivo de oposición en cualquier fase del procedimiento—, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro perdería su competencia para pronunciarse sobre la acción debidamente ejercitada ante él. Esa interpretación del art. 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis tendría como consecuencia que, durante todo el procedimiento, existiría el riesgo de que ese órgano jurisdiccional tuviera que declararse incompetente. Además, dado que, en virtud del art. 27 del Reglamento Bruselas I bis, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro está obligado a declararse incompetente como consecuencia de la competencia exclusiva de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, sin poder remitirle el asunto, tal interpretación conllevaría que el demandado, planteando una excepción de nulidad de una patente expedida en un Estado miembro distinto del de su domicilio, pudiese poner fin al procedimiento por violación de patente, aun cuando tal procedimiento se hubiese iniciado debidamente contra él ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro de su domicilio.

En tercer lugar, la interpretación del art. 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis responde plenamente al objetivo de esta disposición —consistente en reservar los litigios que versan en sí mismos sobre la inscripción o la validez de una patente a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de expedición de la patente, que, por proximidad material y jurídica, se encuentran en mejores condiciones para conocer de esos litigios—, sin ir más allá de lo necesario para alcanzar tal objetivo. En particular, esta interpretación permite al titular de una patente europea que considere que un mismo demandado viola la patente en varios Estados miembros acumular todas sus acciones por violación de patente y obtener una reparación global ante un único foro, evitando así, en particular, el riesgo de resoluciones divergentes.

Por último, la interpretación del art. 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis no queda desvirtuada por el hecho de que su aplicación pueda dar lugar a la separación del procedimiento por violación de patente —que seguirá pendiente ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado— y del procedimiento relativo a la validez de la patente expedida en otro Estado miembro —respecto al cual son exclusivamente competentes, con arreglo a dicha disposición, los órganos jurisdiccionales de este último Estado—. En efecto tal separación no implica que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado que conoce de la acción por violación de patente deba ignorar que el demandado haya ejercitado debidamente en otro Estado miembro una acción de nulidad de la patente expedida en ese otro Estado miembro. Si lo estima justificado, en particular cuando considere que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro, el órgano jurisdiccional que conoce de la acción por violación de la patente podrá suspender, en su caso, el procedimiento, lo que le permitirá tener en cuenta, a efectos de pronunciarse sobre la acción por violación de la patente, la resolución dictada por el órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción de nulidad.

Por consiguiente, el art. 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del art. 64, ap. 1, de dicho Reglamento, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro seguirá siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de la patente, mientras que la competencia para pronunciarse sobre dicha validez corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro.

También pregunta el tribunal remitente si el art. 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros y les confiere, por consiguiente, competencia exclusiva para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados.

Responde a ello el Tribunal de Justicia que en el ejercicio de sus competencias, un Estado puede expedir, validar y registrar títulos de propiedad intelectual que, en el territorio de ese Estado, confieran a su titular derechos exclusivos de propiedad intelectual, como una patente. Del Informe del Sr. P. Jenard sobre el Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, se desprende asimismo que una de las razones por las que el art. 616, punto 4, de dicho Convenio —que coincide con el art. 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis— confirió competencia exclusiva a los órganos jurisdiccionales del Estado contratante que hubiese expedido la patente para pronunciarse sobre los litigios en materia de inscripción o validez de esta reside en el hecho de que «la concesión de una patente nacional depende de la soberanía nacional». Además, esta competencia exclusiva se justifica tanto por el hecho de que la expedición de las patentes implica la intervención de la administración nacional como por el hecho de que esos órganos jurisdiccionales se encuentran en mejores condiciones para conocer de los casos en los que el propio litigio versa sobre la validez de la patente o sobre la existencia del depósito o del registro.

Pues bien, dado que una resolución judicial que anula una patente afecta a la existencia o, en caso de anulación parcial, al contenido de esos derechos exclusivos, únicamente los órganos jurisdiccionales competentes de ese Estado pueden dictar tal resolución. En efecto, del principio de no injerencia se desprende que solo los órganos jurisdiccionales del Estado tercero de expedición o de validación de una patente son competentes para declarar la nulidad de la patente mediante una resolución que pueda conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado en lo que atañe a la existencia o al contenido de dicha patente. Cuando la cuestión de la validez de una patente expedida en un Estado tercero se haya suscitado por vía de excepción en el marco de una acción por violación de esa patente ejercitada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, mediante dicha excepción solo se pretende obtener una resolución por la que se desestime la acción y no una resolución que conlleve la anulación total o parcial de dicha patente. En particular, la referida resolución no podrá incluir en ningún caso una orden dirigida a la autoridad administrativa responsable de la llevanza del registro nacional del Estado tercero de que se trate.

Por consiguiente, el art. 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros ni les confiere, por consiguiente, competencia alguna, exclusiva o no, para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados. Si un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conoce, sobre la base del art. 64, ap. 1, de dicho Reglamento, de una acción por violación de una patente expedida o validada en un Estado tercero en cuyo marco se ha suscitado, por vía de excepción, la cuestión de la validez de esa patente, dicho órgano jurisdiccional será competente, con arreglo al mencionado art. 64, ap. 1, para pronunciarse sobre tal excepción, sin que su decisión al respecto pueda afectar a la existencia o al contenido de la patente en ese Estado tercero o conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado.