Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales que remite al país en el que se ha cometido la infracción de un derecho de propiedad intelectual (STJ 5ª 3 marzo 2022, asunto C‑421/20: Acacia)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 3 de marzo de 2022 (asunto C‑421/20: Acacia) declara que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios que conocen de una acción por infracción en virtud del art. 82, ap. 5, del Reglamento n.º 6/2002, que tienen por objeto actos de infracción cometidos o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, deben examinar las pretensiones conexas de dicha acción, por las que se solicitan una indemnización por daños y perjuicios, la presentación de información, documentos y cuentas así como la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción, sobre la base del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se hayan cometido o pudieren cometerse los actos que supuestamente violen el dibujo o modelo comunitario invocado, lo que coincide, en las circunstancias de una acción ejercitada con arreglo al citado art. 82, ap. 5, con el Derecho del Estado miembro en el que se sitúan esos tribunales.

Acacia es una sociedad constituida con arreglo al Derecho italiano que fabrica en Italia llantas de vehículos y las distribuye en varios Estados miembros. Al considerar que la distribución por Acacia de ciertas llantas en Alemania infringe un dibujo o modelo comunitario registrado del que es titular, BMW ejercitó una acción por infracción ante un tribunal de dibujos y modelos comunitarios designado por la República Federal de Alemania. Dicho tribunal se declaró competente en virtud del art. 82, ap. 5, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En su condición de demandada, Acacia alegó que las llantas de que se trata están comprendidas en el ámbito de aplicación del art. 110 de dicho Reglamento y que, por consiguiente, no existe infracción. El citado tribunal consideró que Acacia había cometido los actos de infracción alegados por BMW, ordenó el cese de la infracción y, remitiéndose al art. 8, ap. 2, del Reglamento n.º 864/2007, aplicó el Derecho alemán a las denominadas pretensiones «conexas» por las que se solicita una indemnización por daños y perjuicios, aportación de información y documentos, rendición de cuentas y la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción ejercitadas por BMW. Sobre la base de las normas contenidas en este Derecho nacional, estas demandas fueron, en esencia, estimadas.

Acacia interpuso un recurso de apelación ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf negando la existencia de una infracción y estima, además, que la ley aplicable a las pretensiones conexas de BMW es la italiana que resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales. Dichas cuestiones versan sobre la determinación del Derecho aplicable, en el caso de una acción por infracción interpuesta en virtud del art. 82, ap. 5, del Reglamento n.º 6/2002, a las pretensiones conexas de esa acción mediante las cuales el demandante solicita, fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones materiales del régimen de dibujos o modelos comunitarios establecido por dicho Reglamento, que se ordene al infractor el pago de una indemnización por daños y perjuicios, que aporte información, documentos y cuentas, y que entregue los productos infractores con vistas a su destrucción.

Apreciaciones del Tribunal de Justicia

En el caso de autos, la acción por infracción ejercitada en Alemania versa sobre la distribución, en dicho Estado miembro, de determinados productos de Acacia. Como se desprende de los elementos aportados al Tribunal de Justicia, los hechos de infracción reprochados a esa empresa consisten, por una parte, en la oferta de venta de esos productos mediante publicidad en línea dirigida a los consumidores que se encuentran en Alemania y, por otra parte, en la comercialización de dichos productos en Alemania. En efecto, tales actos pueden ser objeto de una acción por infracción que, con arreglo al art. 82, ap. 5, del Reglamento n.º 6/2002, tenga por objeto el territorio de un solo Estado miembro. El hecho de que el demandado haya adoptado en otro Estado miembro las decisiones y medidas para esas infracciones no es óbice para el ejercicio de tal acción.Entre estas normas de Derecho internacional privado figuran las enunciadas en el Reglamento n.º 864/2007 y, en particular, en su art. 8, ap. 2.

El Tribunal de Justicia considera que a tenor de esta última disposición, en caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual de la Unión de carácter unitario, la ley aplicable será “la ley del país en el que se haya cometido la infracción” para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento de la Unión.  En un caso en el que la infracción o la amenaza de infracción que pueden examinarse se sitúan en el territorio de un solo Estado miembro esa regla no puede entenderse en el sentido de que se refiere a la aplicabilidad del Derecho de otro Estado miembro o del de un país tercero. Dado que la ley aplicable es, en virtud del art. 8, ap. 2, del Reglamento n.º 864/2007, la vigente en el lugar de tal infracción, esta ley coincide, en el caso de una acción por infracción ejercitada en virtud del art. 82, ap. 5, del Reglamento n.º 6/2002 y relativa, por tanto, a infracciones cometidas o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, con el Derecho de ese Estado miembro.

Entiende el Tribunal de Justicia que si bien no puede excluirse que también se haya violado el dibujo o modelo comunitario de que se trata en otros Estados miembros o en países terceros, no obstante, esas posibles violaciones no son objeto del litigio iniciado en virtud del art. 82, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002. Los objetivos de seguridad jurídica y de previsibilidad, puestos de relieve en los considerandos 14 y 16 del Reglamento n.º 864/2007, se incumplirían si los términos “país en el que se haya cometido la infracción” del dibujo o modelo comunitario invocado se interpretaran en el sentido de que designan un país en el que se produjeron infracciones que no son objeto del litigio de que se trata.

La interpretación de la expresión “ley del país en el que se haya cometido la infracción [del derecho de que se trate]”, del art. 8, ap. 2, del Reglamento n.º 864/2007, en el sentido de que designa la ley del país en cuyo territorio invoca el demandante, en apoyo de su acción por infracción interpuesta en virtud del art. 82, ap. 5, del Reglamento n.º 6/2002, el dibujo o modelo comunitario en cuestión permite, por otra parte, preservar el principio «lex loci protectionis», que, como resulta del considerando 26 del Reglamento n.º 864/2007, reviste especial importancia en el ámbito de la propiedad intelectual. Estima el Tribunal de Justicia que  es preciso distinguir el supuesto examinado en el asunto principal del examinado en la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Nintendo (C‑24/16 y C‑25/16, EU:C:2017:724), que, como señaló, en esencia, el Tribunal de Justicia en el ap. 103 de dicha sentencia, se caracterizaba por que se imputaban a un mismo demandado, en una misma acción judicial, actos de infracción cometidos en diferentes Estados miembros. La interpretación dada por el Tribunal de Justicia en la citada sentencia, según la cual, en tales circunstancias, la expresión “ley del país en el que se haya cometido la infracción [del derecho de que se trate]”, en el sentido del art. 8, ap. 2, del Reglamento n.º 864/2007, designa la ley del país en el que se haya cometido el acto de infracción inicial permite garantizar la aplicabilidad de una sola ley a todas las pretensiones conexas de una acción por infracción que se haya interpuesto en virtud del art. 82, aps. 1, 2, 3 o 4, del Reglamento n.º 6/2002, ya que tal acción permite, de conformidad con el art. 83, ap. 1, de dicho Reglamento, al tribunal que conoce del asunto pronunciarse sobre hechos cometidos en el territorio de cualquier otro Estado miembro.

Sin embargo el Tribunal de Justicia considera que esta interpretación no puede extrapolarse al supuesto de que el titular de un dibujo o modelo comunitario no ejercite una acción en virtud de dicho art. 82, aps. 1, 2, 3 o 4, sino que opte por ejercitar una o varias acciones selectivas, dirigidas contra cada uno de los actos de infracción cometidos o que pudieran cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, en virtud del ap. 5 de dicho artículo. En este último caso, no puede exigirse al tribunal que conoce del asunto que compruebe si existe, en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel al que se refiere la acción, un acto de infracción inicial y que se base en ese acto para aplicar la ley de ese otro Estado miembro, aun cuando tanto el citado acto como el territorio de dicho Estado miembro no se vean afectados por el litigio de que se trate.

Añade el Tribunal de Justicia que el titular del dibujo o modelo comunitario, no puede acumular, en relación con los mismos hechos de infracción, acciones basadas en el art. 82, ap. 5, del reglamento n.º 6/2002 y en los demás apartados de dicho artículo. Por lo tanto, no existe el riesgo de que se dé una situación en la que las pretensiones conexas de una acción por infracción con el mismo objeto sean examinadas en varios procedimientos sobre la base de distintas leyes.

Por consiguiente procede responder a las cuestiones planteadas que el art. 88, ap. 2, y el art. 89, ap. 1, letra d), del Reglamento n.º 6/2002, así como el art. 8, ap. 2, del Reglamento n.º 864/2007, deben interpretarse en el sentido de que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios que conocen de una acción por infracción en virtud del art. 82, ap. 5, del Reglamento n.º 6/2002, que tienen por objeto actos de infracción cometidos o que pudieren cometerse en el territorio de un solo Estado miembro, deben examinar las pretensiones conexas de dicha acción, por las que se solicitan una indemnización por daños y perjuicios, la presentación de información, documentos y cuentas así como la entrega de los productos infractores con vistas a su destrucción, sobre la base del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se hayan cometido o pudieren cometerse los actos que supuestamente violen el dibujo o modelo comunitario invocado, lo que coincide, en las circunstancias de una acción ejercitada con arreglo al citado art. 82, ap. 5, con el Derecho del Estado miembro en el que se sitúan esos tribunales.

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