Una solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe (STJ 29 enero 2020)

De acuerdo con la  Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 29 de enero de 2020 ( asunto C‑371/18: Sky y otros), el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no puede declararse la nulidad total o parcial de una marca comunitaria o de una marca nacional por falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios para los que se registró dicha marca. Una solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe, en el sentido de dichas disposiciones, si el solicitante de dicha marca tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca. Cuando la falta de intención de usar la marca conforme a sus funciones esenciales se refiere únicamente a determinados productos o servicios contemplados en la solicitud de marca, dicha solicitud constituye un acto de mala fe solo en la medida en que se refiere a dichos productos o servicios.

Sky y otros son titulares de cuatro marcas comunitarias figurativas y denominativas y de una marca denominativa nacional del Reino Unido que incluyen la palabra «Sky» (en lo sucesivo, conjuntamente, «marcas controvertidas en el litigio principal»). Estas marcas fueron registradas para un gran número de productos y servicios en varias clases de la Clasificación de Niza, entre ellas las clases 9 y 38. Sky y otros ejercitaron una acción por violación de las marcas controvertidas en el litigio principal contra las sociedades SkyKick ante el órgano jurisdiccional remitente, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior (Inglaterra y Gales), Sala de Derecho de Sociedades y de Propiedad Industrial e Intelectual, Reino Unido]. A efectos de su acción por violación, Sky y otros se basan en el registro de las marcas controvertidas en el litigio principal para los productos de la clase 9, en el sentido de la Clasificación de Niza, a saber, programas de ordenador, programas de ordenador suministrados por Internet, programas de ordenador y aparatos de telecomunicaciones para la conexión a bases de datos e Internet y almacenamiento de datos, así como los servicios comprendidos en la clase 38, en el sentido de dicha clasificación, a saber, servicios de telecomunicaciones, servicios de correo electrónico, servicios de portales de Internet y servicios para el acceso y la recuperación de información, mensajes, texto, sonido, imágenes y datos a través de un ordenador o una red informática. La High Court of Justice considera que no todas las marcas controvertidas en el litigio principal están registradas para esos productos y servicios. En estas circunstancias decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales.

En primer lugar pregunta, en esencia, si los arts. 7 y 51 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitary el art. 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas deben interpretarse en el sentido de que puede declararse la nulidad total o parcial de una marca comunitaria o de una marca nacional por falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios para los que se registró dicha marca. En caso de respuesta afirmativa, dicho órgano jurisdiccional cuestiona si la expresión «programa de ordenador» cumple este requisito de claridad y precisión. En su respuesta el Tribunal de Justicia asevera que el concepto de «orden público», en el sentido del art. 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94 y del art. 3, apartado 1, letra f), de la Directiva 89/104, no puede entenderse en relación con características relativas a la propia solicitud de registro, como la claridad y la precisión de los términos utilizados para designar los productos o servicios a que se refiere dicho registro, independientemente de las características del signo cuyo registro como marca se solicita. De ello se desprende que tal falta de claridad y precisión de los términos que designan los productos o servicios a los que se refiere el registro de una marca no puede considerarse contraria al orden público en el sentido de dichas disposiciones. Añade el Tribunal de Justicia que, en virtud del art. 50, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94 y del art. 12 de la Directiva 89/104, se declarará que los derechos del titular de una marca han caducado si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio pertinente para los productos o los servicios para los cuales esté registrada. El art. 50, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94 y el art. 13 de la Directiva 89/104 establecen asimismo que, si la causa de caducidad de una marca solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada aquella, la caducidad solo se extenderá a los productos o servicios a los que afecte. Por consiguiente, una marca nacional o comunitaria registrada para un conjunto de productos o servicios cuya designación carece de claridad y precisión solo puede ser protegida, en cualquier caso, respecto de los productos y servicios para los que ha sido objeto de un uso efectivo.

Pregunta también la High Court of Justice, si el art. 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y el art. 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que una solicitud de marca, sin ninguna intención de que esta se utilice para los productos y servicios a que se refiere el registro, constituye un acto de mala fe en el sentido de dichas disposiciones y, en caso de que así sea, si el art. 51, ap. 3, de dicho Reglamento y el art. 13 de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que, cuando la falta de intención de utilizar una marca conforme a sus funciones esenciales solo se refiere a determinados productos o servicios comprendidos en el registro, la nulidad de dicha marca solo se extiende a dichos productos o servicios. Y a ello el Tribunal de Justicia responde que el registro de una marca sin que el solicitante tenga ninguna intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere dicho registro puede constituir mala fe cuando la solicitud de marca no esté justificada a la luz de los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 40/94 y la Directiva 89/104. Sin embargo, solo puede apreciarse dicha mala fe si existen indicios objetivos pertinentes y concordantes que demuestren que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca en cuestión, su solicitante tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca. Por lo tanto, no puede presumirse la mala fe del solicitante de una marca sobre la base de la mera constatación de que, en el momento de la presentación de su solicitud de registro, dicho solicitante no ejercía una actividad económica que se corresponda con los productos y servicios a que se refiere dicha solicitud. Añade el Tribunal de Justicia que si la causa de nulidad existe únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca, la nulidad de la marca solo podrá declararse para dichos productos o servicios.

Por último la High Court of Justice pregunta si la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual el solicitante de una marca debe declarar que esta se utiliza para los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro o que tiene la intención, de buena fe, de utilizarla para dichos fines. Y el Tribunal de Justicia responde que el séptimo considerando de dicha Directiva establece que las causas de nulidad absoluta previstas en ella se enumeran de manera taxativa, aunque algunas de estas causas se establecen con carácter facultativo para los Estados miembros. Así, la Directiva prohíbe a los Estados miembros establecer en la legislación nacional que la transponga causas de nulidad que no sean las contempladas por la Directiva. En cambio, como se desprende del quinto considerando de la Directiva 89/104, los Estados miembros conservan una total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. De ello se desprende que, si bien los Estados miembros pueden establecer las disposiciones de procedimiento que consideren adecuadas, estas no pueden, en la práctica, tener por efecto introducir causas de denegación de registro o de nulidad no previstas por la Directiva 89/104. En consecuencia el Tribunal de Justicia entiende que no puede considerarse incompatible con las disposiciones de la Directiva 89/104 una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual el solicitante de una marca nacional debe declarar, como mero requisito de procedimiento relativo al registro de dicha marca, que esta se utiliza para los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro o que tiene, de buena fe, la intención de utilizarla para dichos fines. Si bien el incumplimiento de dicha obligación de declaración puede constituir una prueba a efectos de demostrar la posible mala fe del solicitante en el momento de presentar la solicitud de marca, tal incumplimiento no puede, sin embargo, constituir una causa de nulidad de la marca en cuestión.

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