La Sentencia del Tribunal General, Sala Tercera, de 2 de junio de 2021 (asunto T-177/20: Himmel/EUIPO – Ramirez Monfort -Hispano Suiza-) declara que al no haber señalado los motivos por los que no se tomaron en consideración los criterios del origen habitual, o incluso de la identidad de los productores, y el de los canales de distribución, la Sala de Recurso de la EUIPO no expuso la totalidad de los hechos y consideraciones jurídicas que revisten importancia esencial para considerar que los productos no eran similares, de modo que la resolución impugnada adolece de falta de motivación.

El 18 de febrero de 201 , el Sr. Gonzalo Andres Ramirez Monfort, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la EUIPO, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea. La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo Hispano Suiza. Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y responden a la siguiente descripción: «Automóviles». La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas de la Unión Europea n.º 2017/038, de 24 de febrero de 2017. El 17 de mayo de 2017, el recurrente, el Sr. Erwin Leo Himmel, formuló oposición, al amparo del art. 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente art. 46 del Reglamento 2017/1001), contra el registro de la marca solicitada. La oposición se basaba en la marca denominativa anterior de la Unión HISPANO SUIZA, registrada el 1 de agosto de 2016 con el número 9184003, para productos comprendidos en las clases 14 y 25, y que corresponden, respecto de cada una de estas clases, a la siguiente descripción:– clase 14: «Relojería e instrumentos cronométricos»; – clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería».Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el art. 8, ap. 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente art. 8, ap. 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].

Mediante resolución de 12 de noviembre de 2018, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que, al no existir similitud entre los productos controvertidos y los cubiertos por la marca anterior, no podía existir ningún riesgo de confusión en el sentido del art. 8, ap. 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. El 10 de enero de 2019, el recurrente interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 66 a 68 del Reglamento n.º 2017/1001.

Mediante resolución de 21 de enero de 2020 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. La Sala de Recurso señaló que, como había explicado la División de Oposición, los vehículos, por ejemplo los automóviles, no podían considerarse en ningún caso similares a relojes, cronómetros, vestidos, calzado y artículos de sombrerería (ap. 18 de la resolución impugnada). Observó que los primeros productos, que eran medios de transporte, diferían en todos los puntos de los demás productos, que eran instrumentos de medición del tiempo y artículos destinados a cubrir y a proteger el cuerpo (ap. 19 de la resolución impugnada). A su juicio, es evidente que estas dos categorías de productos se distinguen por su naturaleza, su destino y su utilización (ap. 20 de la resolución impugnada). Entendió que no se trata de productos competidores, dado que responden manifiestamente a necesidades diferentes, ni productos complementarios, en la medida en que, en particular, la conducción de un automóvil no es indispensable para alguien que debe vestirse o quiere saber qué hora es (ap. 21 de la resolución impugnada). Además, añadió que el recurrente no había alegado que los productos en conflicto fueran similares por su naturaleza, su destino o su utilización, ni siquiera que fueran competidores o complementarios (ap. 22 de la resolución impugnada). Por otra parte, la Sala de Recurso desestimó la alegación del recurrente según la cual, en primer lugar, existe una «práctica comercial» consistente, para los fabricantes de automóviles, en extender el uso de su marca bien conocida a otros productos, como vestidos, relojes y otros accesorios; en segundo lugar, el público en general conoce esa práctica; en tercer lugar, el público en general supone que el uso de una misma marca para los productos en conflicto indica que proceden de la misma empresa y, en cuarto lugar, esos productos, por tanto, son percibidos como «similares» (aps. 23 a 26 de la resolución impugnada). Según la Sala de Recurso, el recurrente pretende sustituir los criterios establecidos por la jurisprudencia, a saber, la naturaleza, el destino, la utilización, la competencia eventual y la relación de complementariedad, por un nuevo criterio de similitud, a saber, las «prácticas comerciales» (ap. 24 de la resolución impugnada). Pues bien, para la Sala de Recurso, el recurrente no había negado que, con arreglo a los criterios jurisprudenciales, los automóviles, por una parte, y los productos cubiertos por la marca anterior, por otra, no presentan ninguna similitud (ap. 25 de la resolución impugnada).

Según la Sala de Recurso, las prácticas comerciales solo pueden ser pertinentes, para demostrar la existencia de un «vínculo» entre las marcas y los productos que designan, en el marco del motivo de denegación previsto en el art. 8, ap. 5, del Reglamento 2017/1001, que el recurrente no invocó ante la Sala de Recurso (ap. 27 de la resolución impugnada).

La Sala de Recurso dedujo de ello que el uso de la marca controvertida para automóviles no genera riesgo de confusión o de asociación con la marca anterior registrada para productos comprendidos en las clases 14 y 25, de modo que consideró que la oposición era «manifiestamente infundada».

En la presente decisión el Tribunal General declara:

 Sobre la pertinencia del criterio de una «práctica comercial»

Según la jurisprudencia derivada del ap. 23 de la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, para proceder a la comparación entre los productos o servicios designados por las marcas en conflicto, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos o de los servicios de que se trate o la circunstancia de que dichos productos o servicios se vendan con frecuencia en los mismos puntos de venta especializados, que puede facilitar la percepción por parte del consumidor interesado de los estrechos vínculos existentes entre ellos y reforzar la impresión de que la responsabilidad de la fabricación de esos productos o la prestación de esos servicios incumbe a la misma empresa.

La formulación según la cual procede «tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios» y «estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario» indica claramente, como sostiene acertadamente el recurrente, que esta lista de criterios no es exhaustiva. Además, esta fue completada posteriormente al pronunciamiento de la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, añadiendo otros criterios [sentencia de 21 de julio de 2016, Ogrodnik/EUIPO — Aviário Tropical (Tropical), T‑804/14, ap. 58], entre los que figuran el origen habitual de los productos de que se trata [sentencias de 26 de septiembre de 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena y Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa (WIDIBA), T‑83/16, ap. 64, y de 13 de noviembre de 2018, Camomilla/EUIPO — CMT (CAMOMILLA), T‑44/17, , apartados 76 y 91] y sus canales de distribución. Además, se ha declarado que la circunstancia de que la promoción de los productos en conflicto se realice mediante las mismas revistas especializadas es también un factor que puede facilitar la percepción por parte del consumidor interesado de los estrechos vínculos existentes entre ellos y reforzar la impresión de que la responsabilidad de su fabricación incumbe a la misma empresa.

En estas circunstancias, la Sala de Recurso incurrió, en los aps. 24 y 27 de la resolución impugnada, en un error de Derecho al excluir, por principio, la apreciación de la similitud de los productos en conflicto a la luz del criterio de las prácticas comerciales invocado por el recurrente. En efecto, no se excluye que otros criterios distintos de los enunciados por la Sala de Recurso en el ap. 17 de la resolución impugnada, a saber, además de los criterios Canon, los canales de distribución y la identidad de los puntos de venta, puedan ser pertinentes en el marco de la apreciación de la similitud de los productos o servicios en general, así como de los productos en conflicto en particular.

Es cierto que, en el ap. 17 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso recordó criterios pertinentes para apreciar la similitud de los productos, precisando que también podían tenerse en cuenta otros factores. Sin embargo, no apreció la similitud de los productos en conflicto en relación con esos otros factores. Por lo que respecta, más concretamente, a la práctica comercial invocada por el recurrente, la Sala de Recurso explicó, en el ap. 24 de la resolución impugnada, que no puede seguirse el razonamiento del recurrente porque intenta sustituir los criterios establecidos por la jurisprudencia, a saber, la naturaleza, el destino, la utilización, la competencia y la relación de complementariedad, por un nuevo criterio de similitud, las prácticas comerciales. Según la Sala de Recurso, dado que a la luz de los criterios jurisprudenciales no existe similitud, debía desestimarse la alegación del recurrente basada en la práctica comercial (aps. 25 y 26 de la resolución impugnada). A su juicio, las prácticas comerciales solo podían ser pertinentes para demostrar la existencia de un vínculo entre las marcas en el marco del motivo de denegación previsto en el art. 8, ap. 5, del Reglamento n.º 207/2009 (ap. 27 de la resolución impugnada).

Los aps. 24 a 27 de la resolución impugnada no pueden interpretarse en el sentido de que la Sala de Recurso estimó que su análisis, derivado de la aplicación de los criterios Canon, no puede ser cuestionado basándose únicamente en el factor de la práctica comercial. En efecto, tal consideración sería contraria a la conclusión que se desprende de los aps. 21 y 23 de la sentencia de 21 de enero de 2016, Hesse/OAMI, según la cual no cabe excluir que un criterio pertinente pueda fundamentar, por sí solo, la existencia de una similitud entre los productos o los servicios, a pesar de que la aplicación de los demás criterios parezca apuntar más bien a la inexistencia de tal similitud. En cualquier caso, es imposible evaluar el impacto de un criterio adicional, como la práctica comercial, en el análisis ya efectuado en aplicación de los factores derivados de la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), antes de que dicho criterio sea examinado en sentido estricto. Pues bien, la Sala de Recurso no realizó tal examen.

Además, el Tribunal General señala que nada en el tenor del ap. 27 de la resolución impugnada permite concluir que la Sala de Recurso pretendiera restringir la apreciación de que «las prácticas comerciales solo pueden ser pertinentes para demostrar la existencia de un “vínculo” entre las marcas (y los productos que designan), es decir, en el marco del motivo de denegación previsto en el art. 8, ap. 5, del [Reglamento n.º 207/2009]» a las circunstancias del caso de autos. Así pues, esta afirmación, redactada de manera apodíctica, expresa claramente que, según la Sala de Recurso, las prácticas comerciales no pueden en ningún caso ser pertinentes para el examen de la similitud de los productos en el marco del art. 8, ap. 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Cabe señalar que, en el escrito de contestación, la EUIPO confirmó que, según su comprensión, las prácticas comerciales no constituían un factor pertinente en el marco de la evaluación de la similitud de los productos con arreglo al art. 8, ap. 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

Incluso sin que se haya mencionado expresamente, el criterio de la práctica comercial ya se ha tenido en cuenta para apreciar la similitud de los productos o servicios en conflicto. De este modo, se tuvo en cuenta, por ejemplo, el hecho de que los productos y servicios en conflicto se comercializaban conjuntamente a menudo para concluir que existía una similitud entre dichos productos y servicios [sentencia de 4 de junio de 2015, Yoo Holdings/OAMI — Eckes-Granini Group (YOO), T‑562/14. También se ha señalado que era importante apreciar si los consumidores consideraban corriente que los productos en conflicto se comercializaran con la misma marca, lo que implicaría, normalmente, que gran parte de los fabricantes o distribuidores respectivos de esos productos fueran los mismos.

Por lo demás, contrariamente a lo que podría dar a entender el ap. 27 de la resolución impugnada, así como las alegaciones de la EUIPO reproducidas en el anterior apartado 31, el hecho de que un criterio se considere pertinente a efectos de la aplicación del art. 8, ap. 5, del Reglamento n.º 207/2009 no implica por sí solo que no lo sea en el marco de la aplicación del ap. 1, letra b), del mismo artículo.

Asimismo, procede desestimar las alegaciones de la EUIPO según las cuales, por una parte, de la jurisprudencia se desprende que los criterios Canon deben ser sistemáticamente tenidos en cuenta para evaluar la similitud de productos o de servicios, mientras que criterios adicionales podrían ser pertinentes en función de las particularidades de cada caso y, por otra parte, estos últimos criterios son «frágiles», de modo que en ningún caso pueden prevalecer por lo que atañe a la falta de similitud frente los criterios Canon. En efecto, de la sentencia de 21 de enero de 2016, Hesse/OAMI (C‑50/15 P, ap. 23), se desprende que, en primer lugar, cada uno de los criterios establecidos por la jurisprudencia, con independencia de si se trata de uno de los criterios originales o de los que se han añadido, es solo un criterio entre otros, en segundo lugar, los criterios son autónomos, y, en tercer lugar, la similitud entre los productos o servicios en conflicto puede fundamentarse en uno solo de estos criterios. Además, si bien la EUIPO debe tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, puede no tener en cuenta factores no pertinentes para la relación entre dichos productos.

Procede añadir que también se desprende de las Directrices de la EUIPO relativas al examen de marcas de la Unión que un uso comercial arraigado consistente en que los fabricantes amplíen su actividad a mercados adyacentes resulta de especial importancia para llegar a la conclusión de que productos o servicios de distinta naturaleza poseen el mismo origen. Según estas Directrices, en estos supuestos es necesario determinar si tal ampliación es corriente en la industria. De ello se deduce que la existencia de una cierta práctica comercial puede constituir un criterio pertinente a efectos del examen de la similitud entre productos o servicios en el marco del art. 8, ap. 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

Por lo tanto, la Sala de Recurso excluyó erróneamente, por principio, la pertinencia del criterio basado en la práctica comercial en el marco de su examen de la similitud de los productos en conflicto. En la medida en que, debido a su error, no examinó concretamente la pertinencia y, posteriormente, en su caso, el impacto de dicho criterio en la apreciación de la similitud entre los productos en conflicto, el Tribunal no puede pronunciarse por sí mismo sobre esta cuestión

Sobre los criterios de identidad de los productores y de los canales de distribución

Declara el Tribunal General que ante la Sala de Recurso, el recurrente sostuvo que los productos en conflicto eran similares también en virtud de los criterios del origen habitual, o incluso de la identidad de los productores, así como del de los canales de distribución. Pues bien, aun cuando ambos criterios han sido reconocidos tanto por la jurisprudencia  como por la propia Sala de Recurso, en el ap. 17 de la resolución impugnada, como pertinentes para apreciar la similitud de los productos o servicios con arreglo al art. 8, ap. 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la Sala de Recurso, en el caso de autos, no examinó esos dos criterios ni, por otra parte, presentó razones por las que estos no pueden influir en dicha apreciación, como alega acertadamente el recurrente.

Aunque el ap. 17 de la resolución impugnada haga una referencia «estándar» a la jurisprudencia relativa a los factores pertinentes que deben tenerse en cuenta en la apreciación de la similitud de los productos, es preciso señalar que, en el ap. 24 de dicha resolución, es decir, en el marco de la aplicación de las reglas al caso de autos, solo se refiere a los cinco criterios Canon, sin mencionar los específicamente invocados por el recurrente. De los aps. 23 y 24 de la resolución impugnada se desprende, en particular, que la Sala de Recurso apreció las alegaciones que el recurrente formuló ante ella desde el solo punto de vista de la cuestión de si la práctica comercial invocada por este podía considerarse un factor pertinente que debía tomarse en consideración en el marco de la apreciación de la similitud de los productos en conflicto.

La circunstancia de que la Sala de Recurso no tomara en consideración los criterios del origen habitual, o incluso la identidad de los productores, así como el de los canales de distribución, en el análisis que llevó a la adopción de la resolución impugnada queda también corroborada por el ap. 7 de esta, que resume las alegaciones formuladas por el recurrente en apoyo de su recurso. En efecto, dicho resumen no menciona las alegaciones del recurrente relativas a estos últimos criterios.

Además, en los aps. 19 a 21 de la resolución impugnada, la propia Sala de Recurso procedió a apreciar la similitud de los productos en conflicto, pero únicamente a la luz de los criterios Canon, cuando lo cierto es que el recurrente no había cuestionado el resultado de dicha apreciación. En estas circunstancias, y a falta asimismo de cualquier alegación de la EUIPO en este sentido, la resolución impugnada no puede interpretarse en el sentido de que la Sala de Recurso pretendiera ratificar la resolución de la División de Oposición a la luz de los dos criterios en cuestión formulados específicamente por el recurrente, a saber, el origen habitual de los productos, o incluso la identidad de los productores, y los canales de distribución, pero desarrollar al mismo tiempo su análisis únicamente en relación con los criterios no contemplados por el recurso interpuesto ante ella, sin realizar una apreciación propia explícita en relación con los criterios concretos en los que se basa la alegación del recurrente. En efecto, si bien la Sala de Recurso se refirió, en el ap. 18 de la resolución impugnada, a la conclusión final a la que había llegado la División de Oposición en su resolución, no hizo referencia a ningún apartado o pasaje preciso de dicha resolución, lo que habría permitido concluir que pretendía integrar las consideraciones de la División de Oposición en su propia resolución para evitar repeticiones.

En el ap. 19 del escrito de contestación, la EUIPO sostiene que los factores adicionales a los criterios Canon, como el de los circuitos de distribución, son «relativamente frágiles» y no pueden prevalecer sobre el hecho de que en el caso de autos no se cumple ninguno de los criterios Canon. Pues bien, por una parte, como se ha recordado en el anterior ap. 45, la lista de criterios expresamente mencionados en la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C‑39/97), no es exhaustiva. Por otra parte, cada criterio establecido a lo largo de la jurisprudencia derivada de dicha sentencia es autónomo, de modo que la apreciación de la similitud entre los productos o servicios en conflicto puede fundamentarse en uno solo de dichos criterios (anterior ap. 53).

Por consiguiente, procede declarar que, al no haber señalado los motivos por los que no se tomaron en consideración los criterios del origen habitual, o incluso de la identidad de los productores, y el de los canales de distribución, la Sala de Recurso no expuso la totalidad de los hechos y consideraciones jurídicas que revisten importancia esencial para considerar que los productos no eran similares, de modo que la resolución impugnada adolece de falta de motivación (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2016, Tropical, T‑804/14, ap. 178).

La EUIPO formula ante el Tribunal General diversas alegaciones según las cuales la aplicación de estos criterios no conduce, en el caso de autos, a una constatación de similitud entre los productos en conflicto (véanse los anteriores aps. 32 y 33).

A este respecto, procede observar que tal apreciación no figura en la resolución impugnada. Pues bien, por una parte, no corresponde al Tribunal, en el marco de su control de legalidad de la resolución impugnada, proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso no se ha pronunciado (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P ap. 72) y, por otra parte, ante el Tribunal, la EUIPO no puede fundamentar la resolución impugnada con elementos que no han sido tenidos en cuenta en esta.

Por lo tanto, esta alegación es inadmisible [sentencia de 24 de septiembre de 2019, Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-WHEELS), T‑356/18, ap. 49].

El error de Derecho y la falta de motivación señalados respectivamente en los anteriores aps. 56 y 62 tienen como consecuencia que el motivo único sea fundado.

De lo anterior se deduce que procede anular la resolución impugnada.